近些年,因為被訴專利侵權(quán),不得不面對巨額賠償?shù)挠兄?,被凍結(jié)賬戶的有之,上市申請程序被推遲中止的有之,自行撤回的亦有之,一時專利侵權(quán)之訴凜然成了諸多企業(yè)的“達摩克利斯之劍”,隨時會帶來巨大風險甚至是滅頂之災。
因此,建立并完善自身知識產(chǎn)權(quán)管理制度并有效防范可能產(chǎn)生的法律風險,妥善應對專利侵權(quán)之訴成為企業(yè)必須解決的課題。
那么,在遇到專利侵權(quán)之訴時,被訴侵權(quán)方有哪些應對呢?
不侵權(quán)抗辯,即是主張被訴技術(shù)方案沒有落入涉案專利保護范圍之內(nèi)。具體來說,有兩種情況,一是被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比,缺少權(quán)利要求中記載的一項或一項以上技術(shù)特征;二是被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求中對應技術(shù)特征相比,有一項或者一項以上的技術(shù)特征既不相同也不等同。因此,如果在收到侵權(quán)訴訟指控后的第一要務是:判斷起訴書被指控的侵權(quán)產(chǎn)品/方法(工藝)與涉案專利權(quán)利要求是否相同進行比對,尋找到區(qū)別即成功了一半。
專利法第45條 自國務院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關規(guī)定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權(quán)無效。專利法第47條 宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。
正是有了專利法第45條賦予的無效宣告請求的權(quán)利和第47條對宣告無效的專利權(quán)的效力,才使得在侵權(quán)之訴時,每一個被訴侵權(quán)的個人或企業(yè)都能提起無效宣告程序,去審視涉案專利權(quán)是否穩(wěn)定。一個不穩(wěn)定的專利權(quán)一旦被宣告無效并生效后,專利權(quán)自始即不存在,侵權(quán)也就無從談起。
專利法第62條 在專利侵權(quán)糾紛中,被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設計的,不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。現(xiàn)有技術(shù)抗辯的目的不在于否定原告專利的新穎性,也不在于評價原告專利保護范圍的大小,也與原告專利權(quán)的效力或禁止權(quán)的大小無關,其目的是在被告使用現(xiàn)有技術(shù)的自由在侵權(quán)訴訟中得以簡便及時地實現(xiàn)。
因此,現(xiàn)有技術(shù)抗辯并不是對抗對抗原告專利的有效性,而在于證明行為的合法性,免除侵權(quán)責任,恢復使用現(xiàn)有技術(shù)的自由。
這一免責條款的主要目的之一在于保護交易安全。從有利于市場流通的角度看,要求所有銷售者及使用者對于其所銷售及使用的產(chǎn)品均具有技術(shù)上的認知,必然會導致對整個商品流通秩序造成巨大影響,顯然既不合理又不可行。據(jù)此,在一定情況下免除賠償責任,以從根本上保證交易安全。
然而這一免責條款的適用以侵權(quán)為前提。銷售者或者使用者不僅需要證明其產(chǎn)品的來源,同時還需證明這一來源的合法性,后者才是這一免責條款的關鍵。而對于制造商而言,由于其是產(chǎn)品的直接來源,是產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的最初來源,因此相比于流通環(huán)節(jié)末端的銷售者或者使用者有著更高的注意義務,很可能并不適用該條款。
創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略下,中國上下技術(shù)創(chuàng)新層出不窮,重復研發(fā)、同步研發(fā)現(xiàn)象比較普遍,特別是社會關注熱度較高的技術(shù),全世界同步研發(fā)的主體大有人在,而根據(jù)“專利先申請制原則”,只保護最先提出專利申請并獲得授權(quán)的主體,對于在先研發(fā)但怠于申請專利保護的主體仍舊存在侵權(quán)風險。專利法第69條 在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的,不視為侵犯專利權(quán)。
由于先用權(quán)抗辯對于被控侵權(quán)人而言,證據(jù)要求比較苛刻,并且即使勝訴法律又同時要求其繼續(xù)實施該項技術(shù)的范圍較窄,被忽視的可能性較大,但是積極利用先用權(quán)抗辯不失為一項增大成功率的關鍵策略。
當然,除了上述五大常見應對策略外,翻開專利法,還有諸多抗辯策略,我們暫且不做贅述。通常遇到專利被訴侵權(quán)的情況時,或?qū)⒚媾R巨額的賠償,甚至關乎企業(yè)的生死存亡,企業(yè)經(jīng)營者難免慌亂。